특허법
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기재불비
선택발명의 기재불비
- 선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조).
선택발명에 요구되는 효과 기재
- 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조). https://casenote.kr/대법원/2014후1631
- 비교대상발명의 하위개념에 해당하는 화합물로 이루어진 선택발명인 특허발명의 제16항 발명에 대하여, 발명의 상세한 설명에 효과의 기재가 불충분하여 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례. https://casenote.kr/특허법원/2004허6521
신규성, 진보성 등
신규성
- 선행기술에 발명과 동일한 구성이 개시되어 있기만 하면 발명이 청구범위에 다른 용도를 기재하여 용도발명으로 청구를 하지 않는 이상 신규성이 부정된다고 본 판례 https://casenote.kr/대법원/2005후2045
- 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다. https://casenote.kr/대법원/2017후1304
- 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 의약물질의 염 화합물을 만들 때 당연히 고려하는 물리적 성질 이외에 이 사건 특허발명의 염 화합물이 이질적인 효과를 가진다고 볼만한 구체적인 내용이 전혀 없고, 그 제제학적 효과와 관련하여서는 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 것으로 보아야 하는 클로피도그렐이나 클로피도그렐 염산염과의 효과의 차이를 알 수 없는, “구조식(Ⅰd)의 화합물의 우선성 광학이성체의 무기산염 또는 유기산염 중 쉽게 결정화되고 흡습성을 갖지 않으며 특히 유리한 활성 의약품으로 사용될 수 있는 수용성 염이 발견되었다”라는 기재 등만이 있을 뿐이며, 그 외 경련유발효과, 만성독성실험 등에 관하여는 아무런 기재가 없어서 이와 같은 효과가 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없다고 본 사례 https://casenote.kr/대법원/2008후736
진보성
- 유기 전계발광 소자(OLED) 등에서 사용되는 전자 소자용 재료에 관한 화합물을 청구범위로 하는 이 사건 특허발명에 대해 선행발명 1, 2와 치환기의 치환 위치의 선택에 따라 일부 화합물에 포함될 수 있는 관계에 있고 치환기를 다른 치환위치로 치환시키는 것에 대한 부정적인 교시가 없으며, 이 사건 특허발명의 수명 및 외부 양자 효율의 효과가 선행발명들과 대비하여 이질적이거나 양적으로 현저하다고 단정하기 어려운 경우 진보성이 인정되지 않는다고 본 사례 https://casenote.kr/대법원/2021후10022
- 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. https://casenote.kr/대법원/2011후2015
- 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다. https://casenote.kr/대법원/2008후4998
- 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. https://casenote.kr/대법원/2019후10609
- 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 구성 및 동작 원리가 상이한 램프에 관한 것으로, 비교대상발명에는 버퍼가스 압력 및 방전 전류 값의 범위가 개시되어 있지 않다. 또한 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공개된 선행기술에 해당하지 않는 피고의 의견서(갑 제5호증)에 기재된 특정 문구만으로 코어 손실을 줄이기 위하여 방전 전류 값을 높이는 것이 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공지된 기술이라고 단정할 수도 없다. 그리고 이러한 구성의 차이로 인하여 높은 방전 전류를 낮은 버퍼 가스 압력과 결합시킴으로써 코어 손실을 줄이면서도 높은 광 출력을 갖는 램프를 달성할 수 있는 이 사건 제1항 발명의 효과는 비교대상발명으로서는 달성할 수 없고, 갑 제14호증 또는 갑 제7호증에 개시된 내용을 결합하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다. https://casenote.kr/특허법원/2007허8535
- 명칭을 “고휘도의 무전극 저압력 광원 및 이를 작동하는 방법”으로 하는 특허발명의 청구범위 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 없어 그 진보성이 부정되지 않고, 그 구성 5의 방전전류의 범위에 관한 구성과 동일하거나 실질적으로 동일한 구성을 포함하고 있는 위 특허발명의 청구범위 제2항 내지 제17항 발명의 진보성 역시 부정되지 아니한다고 한 사례 https://casenote.kr/대법원/2008후4998
- 이 사건 제1항 발명은 한정된 수치범위의 안과 밖에서 현저한 작용효과의 차이가 있고 수치한정한 전 범위에서 그러한 효과가 구현되고 있으므로 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다고 본 사례 https://casenote.kr/특허법원/2005허8104
- 임계효과로 인정하지 않은 대법원 장세척 조성물 발명 사건도 있다. 이 사건에서 청구항의 유효성분의 함량은 140~180g 이었고 비교예는 하한치인 140g 보다 60g 이 적 은 80g 이었는데, 간격이 커서 임계효과를 입증한 것으로 볼 수 없다는 특허심판원 심결 이 대법원에서 확정된 사례 https://casenote.kr/대법원/2022후10180
- 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다. https://casenote.kr/대법원/2005후3284
- 명칭을 “단클론성 또는 다클론성 항체의 안정한 동결건조 제약학적 조성물”로 하는 특허발명의 특허권자인 갑 외국회사가 특허심판원에 정정심판을 청구한 특허청구범위 제1항 등의 진보성이 문제 된 사안에서, 위 제1항 정정발명의 우선일 당시의 기술수준, 기술상식, 항체를 포함한 동결건조 단백질 제제의 안정화 분야의 기본적 과제 등에 비추어 볼 때 통상의 기술자가 용이하게 선행발명들을 결합하여 위 발명에 이를 수 있으므로 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 한 사례 https://casenote.kr/대법원/2016후1529
- (미조회) https://casenote.kr/대법원/2000후686
- 이 사건 특허발명의 청구항 35는 전체적 평면성을 달성하는 구성과 국부적 평면성을 달성하는 구성을 유기적으로 결합함으로써 전체적으로 탐침 요소와 반도체 웨이퍼 전극패드 간의 전기적 접촉을 보다 확실하게 한다는 작용효과가 있다고 할 수 있으나, 이러한 효과는 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어려울 뿐 아니라, 갑 제10호중 상의 '프로브 조립체'가 달성하는 효과와 별다른 차이도 없어 보인다. https://casenote.kr/대법원/2005후3277
- 비교대상발명 1에는, 다이싱부에서 절단된 반도체 칩과 다이싱치구를 스핀세척부(또는 세척스테이지)로 이송하는 워크반송부 Y1 , 스핀세척부에서 일면이 세척된 반도체 칩과 다이싱치구를 픽업위치(D)로 이송하는 워크반송부 X3 및 픽업위치(D)에서 반도체 칩을 워크 세척건조부(13)로 전달하는 워크반송부 X2 가 모두 유기적으로 결합되어 있다. 유기적으로 결합된 일부 구성을 생략할 수 있다는 어떠한 암시나 시사가 없는 이상 일부 구성을 생략하여 이 사건 제1항 정정발명의 구성과 대비하는 것은 이 사건 제1항 정정발명의 내용을 이미 다 알고 난 이후에 사후적으로 판단하는 것으로서 허용되지 않는다고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. https://casenote.kr/특허법원/2012허6403
신물질
- [이 사건 청구항이 존속기간이 연장될 수 있는 발명에 해당하는지 여부가 문제된 사건] 이 사건 청구항은 페그인터페론베타-1a(이하 ‘이 사건 의약품’)를 유효성분으로 하는 의약품 발명임. 원고는 이 사건 청구항에 관한 존속기간 연장등록출원을 하였는데, 특허청 심사관은 인터페론베타-1a를 유효성분으로 하는 기허가 의약품이 있고, 이 사건 의약품은 치료효과를 나타내는 활성부분이 인터페론베타-1a로 기허가 의약품과 동일하여 신물질에 해당하지 않는다는 이유로 거절결정을 하였고 특허심판원도 같은 취지에서 원고의 거절결정취소 심판청구를 기각함(이하 ‘이 사건 심결’). 이에 대하여 원고가 피고를 상대로 심결의 취소를 청구함. 원심은 ‘이 사건 의약품에서 약효를 나타내는 활성부분은 페그인터페론베타-1a이고, 이는 활성부분을 인터페론베타-1a로 하는 기허가 의약품을 고려하더라도 약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 신물질에 해당하므로, 특허법 시행령 제7조 제1호(이 사건 시행령 조항)에서 정한 신물질을 유효성분으로 하여 제조한 의약품에 해당한다’고 보아 이와 달리 판단한 이 사건 심결을 취소하였음. 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 이 사건 시행령 조항에서 정한 신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질)의 의미를 위와 같이 해석한 뒤, 이 사건 의약품의 유효성분 중 체내 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타내는 부분은 인터페론베타-1a이고, 인터페론베타-1a에 결합된 폴리에틸렌글리콜 부분은 체내 활성이나 위와 같은 치료효과를 가지지 않으면서 인터페론베타-1a 부분이 혈액 중에 오래 체류하도록 하거나 인터페론베타-1a의 단백질 수용체에 대한 결합력을 낮추는 등으로 인터페론베타-1a의 활성 정도에 영향을 미치는 부분에 불과하므로, 이 사건 의약품의 유효성분 중 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 인터페론베타-1a이고, 폴리에틸렌글리콜 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a에 결합되어 페그인터페론베타-1a를 구성하고 있다고 하더라도 그 결합물 전체인 페그인터페론베타-1a를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없고, 이 사건 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a 부분은 기허가 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a와 입체적 화학구조가 동일하다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함 https://casenote.kr/대법원/2021후11070
직무발명보상
- 원고의 직무발명 보상금청구권 행사에는 원고의 직무발명 보상금청구권이 발생할 당시에 시행되던 피고의 직무발명에 관한 근무규정이 적용될 뿐이라고 본 사례 https://casenote.kr/대법원/2021다258463