특허법

기재불비

선택발명의 기재불비

• [특허발명의 명세서 기재요건을 충족하였다고 판단한 사례] https://casenote.kr/대법원/2024후10108 피고들은 ‘신호 데이터베이스를 이용한 시뮬레이터’에 관한 발명(이하 ‘이 사건 특허발명)의 특허권자인데, 이 사건 특허발명이 특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호에서 정한 기재요건에 위반되어 무효인지 여부가 문제된 사안임. 원심은, 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’)이 그 청구범위에 불명료한 기재가 포함되어 있어 통상의 기술자가 그 발명을 명확하게 파악할 수 없고, 발명에 관한 설명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 않아서 이 사건 제1항 발명과 그 종속항인 제2항, 제3항 발명 모두 특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못하였다고 판단하였음. 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 그 청구범위에 적혀 있는 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있고, 그 발명에 관한 설명에 적혀 있는 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있으며, 발명 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있어서 특허법 제42조 제4항 제2호, 제3항 제1호에서 정한 기재요건을 충족한다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기ㆍ환송함
• 선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조).

선택발명에 요구되는 효과 기재

• 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다. 이때 선택발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하는데, 이러한 기재가 있다고 하려면 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조). https://casenote.kr/대법원/2014후1631

• 비교대상발명의 하위개념에 해당하는 화합물로 이루어진 선택발명인 특허발명의 제16항 발명에 대하여, 발명의 상세한 설명에 효과의 기재가 불충분하여 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례. https://casenote.kr/특허법원/2004허6521

신규성, 진보성 등

신규성

• 선행기술에 발명과 동일한 구성이 개시되어 있기만 하면 발명이 청구범위에 다른 용도를 기재하여 용도발명으로 청구를 하지 않는 이상 신규성이 부정된다고 본 판례 https://casenote.kr/대법원/2005후2045
• 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉, 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다. https://casenote.kr/대법원/2017후1304
• 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 의약물질의 염 화합물을 만들 때 당연히 고려하는 물리적 성질 이외에 이 사건 특허발명의 염 화합물이 이질적인 효과를 가진다고 볼만한 구체적인 내용이 전혀 없고, 그 제제학적 효과와 관련하여서는 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 것으로 보아야 하는 클로피도그렐이나 클로피도그렐 염산염과의 효과의 차이를 알 수 없는, “구조식(Ⅰd)의 화합물의 우선성 광학이성체의 무기산염 또는 유기산염 중 쉽게 결정화되고 흡습성을 갖지 않으며 특히 유리한 활성 의약품으로 사용될 수 있는 수용성 염이 발견되었다”라는 기재 등만이 있을 뿐이며, 그 외 경련유발효과, 만성독성실험 등에 관하여는 아무런 기재가 없어서 이와 같은 효과가 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없다고 본 사례 https://casenote.kr/대법원/2008후736

진보성

• [곡면 커버 보호필름의 진보성이 부정되지 않았다고 본 사례] https://casenote.kr/대법원/2025후10169 피고는 ‘곡면 커버 보호필름, 이의 부착장치 및 이의 부착방법’에 관한 발명인 이 사건 정정발명의 특허권자임. 원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 정정발명이 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되고 명세서 기재요건을 위반하여 무효라고 주장하며 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 원고가 심결의 취소를 청구하는 소를 제기한 사안임. 원심은, 이 사건 정정발명의 진보성이 부정되지 않고 명세서 기재요건을 충족하였다고 판단하였음. 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 원심을 수긍하여 상고를 기각함
• 유기 전계발광 소자(OLED) 등에서 사용되는 전자 소자용 재료에 관한 화합물을 청구범위로 하는 이 사건 특허발명에 대해 선행발명 1, 2와 치환기의 치환 위치의 선택에 따라 일부 화합물에 포함될 수 있는 관계에 있고 치환기를 다른 치환위치로 치환시키는 것에 대한 부정적인 교시가 없으며, 이 사건 특허발명의 수명 및 외부 양자 효율의 효과가 선행발명들과 대비하여 이질적이거나 양적으로 현저하다고 단정하기 어려운 경우 진보성이 인정되지 않는다고 본 사례 https://casenote.kr/대법원/2021후10022   
• 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. https://casenote.kr/대법원/2011후2015
• 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다. https://casenote.kr/대법원/2008후4998
• 특허발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. https://casenote.kr/대법원/2019후10609
• 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 구성 및 동작 원리가 상이한 램프에 관한 것으로, 비교대상발명에는 버퍼가스 압력 및 방전 전류 값의 범위가 개시되어 있지 않다. 또한 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공개된 선행기술에 해당하지 않는 피고의 의견서(갑 제5호증)에 기재된 특정 문구만으로 코어 손실을 줄이기 위하여 방전 전류 값을 높이는 것이 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전에 공지된 기술이라고 단정할 수도 없다. 그리고 이러한 구성의 차이로 인하여 높은 방전 전류를 낮은 버퍼 가스 압력과 결합시킴으로써 코어 손실을 줄이면서도 높은 광 출력을 갖는 램프를 달성할 수 있는 이 사건 제1항 발명의 효과는 비교대상발명으로서는 달성할 수 없고, 갑 제14호증 또는 갑 제7호증에 개시된 내용을 결합하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다. https://casenote.kr/특허법원/2007허8535
• 명칭을 “고휘도의 무전극 저압력 광원 및 이를 작동하는 방법”으로 하는 특허발명의 청구범위 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 없어 그 진보성이 부정되지 않고, 그 구성 5의 방전전류의 범위에 관한 구성과 동일하거나 실질적으로 동일한 구성을 포함하고 있는 위 특허발명의 청구범위 제2항 내지 제17항 발명의 진보성 역시 부정되지 아니한다고 한 사례 https://casenote.kr/대법원/2008후4998
• 이 사건 제1항 발명은 한정된 수치범위의 안과 밖에서 현저한 작용효과의 차이가 있고 수치한정한 전 범위에서 그러한 효과가 구현되고 있으므로 비교대상발명들에 비하여 진보성이 인정되는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다고 본 사례 https://casenote.kr/특허법원/2005허8104
• 임계효과로 인정하지 않은 대법원 장세척 조성물 발명 사건도 있다. 이 사건에서 청구항의 유효성분의 함량은 140~180g 이었고 비교예는 하한치인 140g 보다 60g 이 적 은 80g 이었는데, 간격이 커서 임계효과를 입증한 것으로 볼 수 없다는 특허심판원 심결 이 대법원에서 확정된 사례 https://casenote.kr/대법원/2022후10180
• 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다. https://casenote.kr/대법원/2005후3284
• 명칭을 “단클론성 또는 다클론성 항체의 안정한 동결건조 제약학적 조성물”로 하는 특허발명의 특허권자인 갑 외국회사가 특허심판원에 정정심판을 청구한 특허청구범위 제1항 등의 진보성이 문제 된 사안에서, 위 제1항 정정발명의 우선일 당시의 기술수준, 기술상식, 항체를 포함한 동결건조 단백질 제제의 안정화 분야의 기본적 과제 등에 비추어 볼 때 통상의 기술자가 용이하게 선행발명들을 결합하여 위 발명에 이를 수 있으므로 제1항 정정발명의 진보성이 부정된다고 한 사례 https://casenote.kr/대법원/2016후1529
• (미조회) https://casenote.kr/대법원/2000후686
• 이 사건 특허발명의 청구항 35는 전체적 평면성을 달성하는 구성과 국부적 평면성을 달성하는 구성을 유기적으로 결합함으로써 전체적으로 탐침 요소와 반도체 웨이퍼 전극패드 간의 전기적 접촉을 보다 확실하게 한다는 작용효과가 있다고 할 수 있으나, 이러한 효과는 위 각각의 구성의 결합으로부터 예측되는 결과를 넘는 현저한 효과라고 보기 어려울 뿐 아니라, 갑 제10호중 상의 '프로브 조립체'가 달성하는 효과와 별다른 차이도 없어 보인다. https://casenote.kr/대법원/2005후3277
• 비교대상발명 1에는, 다이싱부에서 절단된 반도체 칩과 다이싱치구를 스핀세척부(또는 세척스테이지)로 이송하는 워크반송부 Y1 , 스핀세척부에서 일면이 세척된 반도체 칩과 다이싱치구를 픽업위치(D)로 이송하는 워크반송부 X3 및 픽업위치(D)에서 반도체 칩을 워크 세척건조부(13)로 전달하는 워크반송부 X2 가 모두 유기적으로 결합되어 있다. 유기적으로 결합된 일부 구성을 생략할 수 있다는 어떠한 암시나 시사가 없는 이상 일부 구성을 생략하여 이 사건 제1항 정정발명의 구성과 대비하는 것은 이 사건 제1항 정정발명의 내용을 이미 다 알고 난 이후에 사후적으로 판단하는 것으로서 허용되지 않는다고 할 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다. https://casenote.kr/특허법원/2012허6403

신물질

• [이 사건 청구항이 존속기간이 연장될 수 있는 발명에 해당하는지 여부가 문제된 사건] 이 사건 청구항은 페그인터페론베타-1a(이하 ‘이 사건 의약품’)를 유효성분으로 하는 의약품 발명임. 원고는 이 사건 청구항에 관한 존속기간 연장등록출원을 하였는데, 특허청 심사관은 인터페론베타-1a를 유효성분으로 하는 기허가 의약품이 있고, 이 사건 의약품은 치료효과를 나타내는 활성부분이 인터페론베타-1a로 기허가 의약품과 동일하여 신물질에 해당하지 않는다는 이유로 거절결정을 하였고 특허심판원도 같은 취지에서 원고의 거절결정취소 심판청구를 기각함(이하 ‘이 사건 심결’). 이에 대하여 원고가 피고를 상대로 심결의 취소를 청구함. 원심은 ‘이 사건 의약품에서 약효를 나타내는 활성부분은 페그인터페론베타-1a이고, 이는 활성부분을 인터페론베타-1a로 하는 기허가 의약품을 고려하더라도 약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 신물질에 해당하므로, 특허법 시행령 제7조 제1호(이 사건 시행령 조항)에서 정한 신물질을 유효성분으로 하여 제조한 의약품에 해당한다’고 보아 이와 달리 판단한 이 사건 심결을 취소하였음. 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 이 사건 시행령 조항에서 정한 신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질)의 의미를 위와 같이 해석한 뒤, 이 사건 의약품의 유효성분 중 체내 활성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타내는 부분은 인터페론베타-1a이고, 인터페론베타-1a에 결합된 폴리에틸렌글리콜 부분은 체내 활성이나 위와 같은 치료효과를 가지지 않으면서 인터페론베타-1a 부분이 혈액 중에 오래 체류하도록 하거나 인터페론베타-1a의 단백질 수용체에 대한 결합력을 낮추는 등으로 인터페론베타-1a의 활성 정도에 영향을 미치는 부분에 불과하므로, 이 사건 의약품의 유효성분 중 ‘약효를 나타내는 활성부분’은 인터페론베타-1a이고, 폴리에틸렌글리콜 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a에 결합되어 페그인터페론베타-1a를 구성하고 있다고 하더라도 그 결합물 전체인 페그인터페론베타-1a를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수는 없고, 이 사건 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a 부분은 기허가 의약품에서 ‘약효를 나타내는 활성부분’인 인터페론베타-1a와 입체적 화학구조가 동일하다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송함 https://casenote.kr/대법원/2021후11070

직무발명보상

• 원고의 직무발명 보상금청구권 행사에는 원고의 직무발명 보상금청구권이 발생할 당시에 시행되던 피고의 직무발명에 관한 근무규정이 적용될 뿐이라고 본 사례 https://casenote.kr/대법원/2021다258463

소송

• [권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구의 경우 확인의 이익 여부를 판단해야 한다고 본 사례] https://casenote.kr/대법원/2024후10436 원고들은 피고를 상대로 확인대상 발명이 이 사건 정정발명의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였고, 피고는 ❶ 확인대상 발명을 실시하고 있지 않고, ❷ 실시주장 발명은 피고의 특허발명과 동일하여 이 사건 심판청구는 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당하여 부적법하며, ❸ 확인대상 발명은 이 사건 정정발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장한 사안임. 특허심판원은 피고가 확인대상 발명을 실시하고 있지 않고 확인대상 발명이 특정되지 아니하여 심판청구가 부적법하다고 보아, 위 ❷ 쟁점에 관해서는 판단하지 않은 채 심판청구를 각하하였음. 원심은, 피고가 확인대상 발명을 실시하고 있고, 확인대상 발명도 특정되었다고 보아, ❷ 쟁점에 관해서는 판단하지 않은 채 특허심판원 심결을 취소하였음. 대법원은 위와 같은 법리를 설시하면서, 피고가 확인대상 발명을 실시하고 있고 확인대상 발명도 특정되기는 하였으나, 이 사건 심판청구가 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판청구에 해당할 경우, 확인대상 발명이 선등록 특허발명인 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있지 않다면 그 심판청구는 확인의 이익이 인정될 수 없어 부적법하다고 볼 소지가 있으므로, 원심으로서는 석명권을 적절히 행사하여 선등록 특허권자인 원고가 피고의 후등록 특허발명의 구체적인 실시 형태를 심판의 대상인 확인대상 발명으로 삼았는지, 확인대상 발명이 이 사건 제1항 정정발명과 이용관계에 있는지 여부 등에 관하여 당사자들의 주장ㆍ증명을 촉구한 다음, 그러한 당사자들의 주장ㆍ증명을 바탕으로 이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부를 판단하였어야 한다는 이유로, 확인대상 발명이 피고가 실시하고 있는 발명과 동일하고 이 사건 제1항 정정발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 판단한 다음, 권리 대 권리 간 적극적 권리범위 확인심판에서의 확인의 이익 유무에 관해서는 별다른 심리 없이, 심판청구를 부적법하다고 본 심결을 취소한 원심을 파기ㆍ환송함
• [채권자의 마스크 팩 제품을 모방하여 판매해 왔던 채무자에 대하여 가처분 등을 신청을 인용한 사안] https://casenote.kr/서울중앙지방법원/2024카합21802 채무자 제품이 채권자 제품의 원단, 제품의 크기, 착용하였을 때의 형상 등을 동일 내지 유사하게 채택하여 제작되었다는 점 등의 사정을 종합하여 보면, 채무자 제품은 채권자 제품의 형태에 의거하여 제작되었다고 인정함이 타당함- 한편, 마름모꼴 원사 모양이 나타나는 원단을 늘려 피부에 부착시키는 채권자 제품의 형태가 일반적인 마스크 팩 제품에 채택되는 형태에 해당한다고 보기 어렵고, 이와 같은 형태가 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태라고도 보기 어려우며, 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태에 해당하지도 않으므로, 채권자 제품의 형태가 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태에 해당한다고 보기 어렵다고 보아 채무자는 채권자 제품의 형태를 모방하여 채무자 제품을 제조·판매·광고하였다고 봄이 타당하고, 이러한 채무자의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목에 따른 부정경쟁행위에 해당하므로, 이 사건 신청은 그 피보전권리가 소명되고, 피보전권리에 관한 소명의 정도, 이 사건 분쟁의 경위, 채권자와 채무자의 경업 관계 등 기록에 나타난 제반 사정을 종합하면, 이 사건 신청에 대한 보전의 필요성도 소명되고, 채무자가 이를 위반할 개연성이 있다는 점도 소명된다고 할 것이어서 이 사건 결정의 실효성을 확보하기 위하여 간접강제를 아울러 명하되, 채무자가 이 사건 결정에 따른 의무를 이행하기 위해 어느 정도 시간이 소요될 것으로 보이는 점 등 이 사건 기록과 심문 전체의 취지를 통해 알 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 간접강제의 기한을 조정함
• [특허발명의 공동출원인 중 일부가 특허거절결정 불복심판에 대하여 심결취소의 소를 제기한 사건] https://casenote.kr/대법원/2024후10825 특허발명의 공동출원인이 특허거절결정 불복심판에 대하여 제기하는 심결취소의 소의 소송형태가 고유필수적 공동소송인지 여부(소극)
• 특허침해소송

미국 특허청구범위의 해석과 침해

• 특허 유효 추정, 무효화를 위해서는 엄격한 심사 vs. 침해 판단 - clear and convincing evidence(75% 정도의 확신) vs. preponderance of the evidence(51% 정도의 확신)
  • 1단계 특허 청구범위 해석 Construe patent claims(issue of law)
  • 2단계 침해 판단 Compare claims to accused product/process (question of fact)
• Markman Hearing: Claim Construction
  • 내재적 증거 - 특허를 이루고 있는 모든 증거 Intrinsic Evidence
  • 그래도 모호해질 땐 외부 기술 증거 Extrinsic Evidence
  • 판사가 binding order - 다투기 어렵다. 항소심 가야 다시 다툴 수 있음.
  • 매우 중요. 이때 거의 침해 여부에 대한 판단이 나온다고 봐야 함. 협상이 끝나는 경우 많음.
• Infringement Determination:
  • Evidence: Expert testimony, product analysis, documentation
• Claim Construction
  • 확정 Define scope of patent claims
  • 일반적이고 통상적인 의미로 해석해야 ordinary and customary meaning
  • 예외) Patentee defines terms differently in specification
• 내재적 증거의 위계 Intrinsic evidence hierarchy
  • 사전에서는 이렇게 해석한다 등 Claim language itself
  • 상세설명 참고 Specification
    • Specification balances clarity and scope limitation
  • 해석을 제한해야 하는 경우 Prosecution history
    • 금반언 Prosecution History Estoppel
    • 확장해석하려는 시도를 막는 역할 Prevents reclaiming
    • 입증책임을 부담하게 된다 burden of showing
• 전문가 증언 등은 예외적으로 사용됨 Extrinsic evidence
• 해석 방법 Interpretation
  • 기능적 청구항에 대한 해석 means-plus-function
    • 적용되지 않도록 해야
    • means와 그 친구들 device 등
    • 예) 프린터에 들어가는 장치 - 센서 위치 조정 장치 - 수단 - 특정 센서로 한정되게 하고 싶지 않아서 means를 썼음 - 등록이 되었음 - 넓게 해석할 것이라고 믿고 있었음
      • 실제 소송에 가니 제한적 해석 - 센서에 해당 - 구조나 재료가 없음 - 센서 정도로 해석하는 것이 아니라, 센서의 구조까지, 회피 설계를 할 수 있도록, 해석을 달리 하더라도 기본적으로 대단히 좁음, 구멍 같은 것도 넣고 싶어함
      • Q) 상세 설명에 구체적인 걸 쓰지 않으면? 거절이유가 나올 수 있음. 대응되는 구성이 없음. 발명 불명확. 극복할 수 없는 경우가 있을 수 있음. 드라이빙유닛-모터, 블락으로 표현하는 경우 있음, 프로세서로 고치면 극복이 됨. means의 친구가 아님. 5년 전만해도 그렇게 극복했는데, 프로세서라는 설명을 요구, 써킷으로 표현, 명세 쓸때 제안을 드리면, 유닛을 쓴 경우, 프로세서, 써킷, 씨피유 등을 나열가능.
      • Q) 그냥 아예 센서를 쓰면 어떤가? 센서를 쓰는 것도 괜찮다. drive + er -> driver로 고치면 오히려 혼란스러울 수 있음.
      • Q) 목적이나 효과를 구체적으로 적지마라는 관행에 대한 의견은? 제 생각엔 목적을 많이 썼다고 제한해석이 가해질 것 같진 않은데 목적을 많이 쓸 이유는 없다. 근데 효과는 많이 쓰면 좋다. 최근 추세는 특허적격성을 해소하는 방법 중 하나가 practical app을 중점적으로. function과 acts를 어떻게 구분하는 건지? acts는 step을 의미하는 것.
      • Q) 민스, 스텝 쓰지마라. 각 단계를 표현하게 되는데 어떤 동작을 수행하는 단계를 포함하게 되는 것과 어떤 차이가 있는건지? 실질적인 것으로 판단해야 한다. 플로차트로 만들어서 단계를 적으면 좋다.
  • 전문가 증언 Expert Testimony
    • 내재적 증거에 종속됨
    • 위젯의 의미가 세대에 따라 달라짐 - defining "widget" in patent’s technical field
• 침해판단
  • 직접침해 Direct Infringement
    • 사실에 대한 부분이다 question of fact
    • 문헌침해 Literal Infringement
      • 구성이 하나 빠지면? 침해가 아니다 All Elements Rule - One missing limitation = no infringement
    • 균등침해 Doctrine of Equivalents(DOE)
      • 특정 구성을 치환했을때 동일한 기능을 갖고 동일한 방식으로 동일한 결과 each element를 기준으로 판단하는 것
        • 1. Substantially same function, 2 .Substantially same way, 3. Substantially same result
      • 삭제한 걸 갖고 균등을 주장할 수 없다.
      • 포기한 걸 갖고 균등을 주장할 수 없다. Cannot reclaim surrendered scope
    • 사례
      • 혈관에 들어가는 스탠트 - 끝이 중간에 들어감, 높낮이가 같음 - 침해 아니다
      • 고양이 오줌 키트 - 특허권자: 물이 안들어가는 모래 - 방어자: 우리는 흘러나온 오줌을 쓰는 것이다 - 균등 주장이 가능할지 판단 - top surface를 집어 넣어서 인터뷰를 했음 - 출원인이 했던 말을 다 기록을 해놓았음 - 스스로 탑서피스에 컬렉트하는 것으로 강조했음 - 균등주장을 할 수 없음
  • 간접침해 Indirect Infringement - 직접침해가 전제됨
    • 기여침해 Contributory Infringement
      • 거기에만 적용될 수 있는 제품에 한해서만 specially made for infringement
      • 핵심적인 부분 Material part of invention
      • 특허침해가 성립되는 방식으로만 돌아가야 No substantial non-infringing use
      • 범용기술, 다양한 활용례 - 간접침해 안됨
      • 고의가 있어야 함 Knowledge of patent and infringement
    • 유도침해 Active Inducement - Inducing infringement
      • 침해를 유발하기 위한 의도가 있어야 함 Intent to cause infringing acts
      • 알아야 함 Knowledge that acts infringe
    • 사례
      • 스탠트를 사용하는 방법, 스탠트 확장 - 시술 방법에 대한 특허
      • 의뢰인이 비슷한 카테터를 만들었음 - 병원의 의사가 사용함 - 직접 침해 소송을 걸 수 있음 - 제품을 만든 사람에게 직접침해 주장하는 건 말이 안됨 - 간접침해 주장을 해야 함 - 기여침해가 인정되는지 - 방법에 대한 특허도 침해가 가능함 - 유도성을 제품의 설명서를 봄 - 이와 같은 방식으로 시술을 해야 함 - 의사가 그걸 보고 따라함 - 그런 설명서가 없다 - 막써라 범용적인 방식으로 기재되어 있으면 - 적극유도 되었다고 보기 어려움
      • Q) 반도체 제조 납품 공장 - 공장 특허 간접침해 주장이 왔을때 - 납품을 하면서 메뉴얼에 쓰여져 있고, 많은 자료들로 유도된 내용이 쓰여 있다면?
    • 사례
      • 고양이 오줌 - 직접침해 성립 안됨, 근데 왜 간접침해냐? 우리는 물건을 만드는 사람, 특허는 컬렉팅하는 방법, 사용자들이 특허를 침해하는 것, 이런 특허를 갖고 있는 기업에 대하 간접침해를 주장할 수 있음 - 직접침해가 성립되지 않는다. 우연히 사용자들이 위에서 생기는 방울을 채취했다? 메뉴얼에서 명확하게 옆에서 컬렉트하라고 썼다. 위에서 채취하지 말라는 말을 메뉴얼에 쓰고 - 간접침해에 대한 방어가 됨
    • Q) 수치한정 - 수치가 있으면 벗어나면 침해 아니라고 보는 것이 원칙, 특허의 종류에 따라 다를 것 같음. 10~20cm 사이다. 9.98cm? 침해로 인정해줄 듯. 화학 바이오는 수치 달라지면 인정 안해줌. 미국 밖이니까 침해가 안되는데 중요한 부분을 미국에서 했을때, 컴퓨터 시스템 - 서버는 어디에, 단말은 어디에 - 다 모여서 침해를 구성, 지역을 벗어나서 침해라고 볼 수 있는지? 간접침해 이슈 있음 - 제한적으로 인정될 것 같음. 악용할 요소도 있음 - 하나의 플레이어 관점에서 쓰라는 조언을 많이 함.
• 주의사항
  • 잘못하면 미국특허소송에서 불리한 증거로 활용될 수 있음. 변리사하면서도 썼는데, 미국 법원으로 가져오면 인정이 안됨. 한국 변리사의 의견은 미국 변호사에게 주어지는 프리빌리지가 아니라고 봄 - 변호사의 조력을 구할 수 있는 기본권에서 출발 - 살인자일지라도 변호사를 선임해야 함 - 모든 것을 증거로 쓰면 안됨 - 변호사와 한 얘기는 차단해줌 - 헌법상의 기본권 - 특허로 가져오면 - 침해를 인정하네 안하네 - 법원에 나오면 자백이 됨 - 악의가 됨 - 변호사와의 커뮤니케이션을 증거로 쓰지 못하도록 - 미국변호사에게만 적용함. 한국변호사, 변리사는 적용 안됨. 불리한 판단을 쓰는 걸 조심해야 함. 법원으로 갈까? 생각하는데 잘 감. 디스커버리를 할때 모든걸 내놔라는 건 안됨. 리스트를 뽑아서 내놔라 - 1순위로 내놓는게 특허컨설팅 같은 거 할때. 고의를 상당히 많이 노출 시킴 - 특허 번호만 떠도 알았다는 거 - 엑셀 리스트 중 하나 - 고의, 라벨링 하면 침해를 알았다고 나옴. 무효를 시킬 수 있다. 침해 - 자백. 생각보다 레어할 수 있지만 주의는 해야 한다. 불리한 판단은 - 기록에 남기지 않도록 - ox 라벨링, 침해, 위험침해 표현들 최대한 자제.
  • us 변호사와 파트너를 이뤄서 할 수 있음. 모든 자료의 결론을 내려놓고 연락하면 안됨. 1차 분석 - 불리한 내용 - 노출이 된다.